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もうけの落とし穴

改良した周辺特許を取らない時の落とし穴

新製品の開発に成功した社長!さらに、追加機能でどんどんパワーアップする構想まで!まずは、完成した新製品の基本特許のみを取得した。同時に追加機能の開発もスタート。2年が過ぎ追加機能の開発も順調に進んだのだが・・・<平成24年度制作>

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どんな落とし穴だった?

A社は新製品の開発に成功し、開発した新製品について特許出願することとなった。この新製品には、今後様々な機能を追加していく予定であり、その内容もほぼ確定しつつあったが、現在実物として完成している製品は、基本的な機能のみを有するものであったので、その実物が有する基本的な機能のみについて特許出願した。その後無事に特許権を取得することができたものの、当初から予定していた追加機能については、競合他社が先に特許出願してしまい、特許権を取得されてしまった。

この落とし穴に落ちないために

新製品を開発して特許出願する場合、まずはその新製品が有する基本的な機能をカバーできるような権利範囲について出願する必要があります。しかしながら、それだけでは不十分であり、近い将来予定している追加機能についても、可能な範囲で出願することが好ましいといえます。もし現在の基本機能のみについて出願した後で、競合他社が追加機能について出願して特許権を取得してしまうとどうなるでしょうか。たとえ自社が基本機能について特許権(基本特許)を保有していても、競合他社が権利を保有する追加機能については実施することができません。いわゆる周辺特許と呼ばれるものです。この場合、競合他社としても基本特許となる部分を押さえられているので、自由に実施することはできませんが、追加機能についてはお互いに実施することができない状態であるため、結局はクロスライセンス等により解決を図ることになります。そのためせっかくの基本特許の効果が薄れてしまう結果となります。

また、自社で実施する予定がなくても、競合他社が回避策として実施しそうな形態についてもカバーできるようにしておくと、将来的な競合他社に対する抑止効果が高まります。

もちろん、あまりにも思いつきだけで実際にどのように実現するのか不明なものについて出願することは困難ですが、かといって実物がなければ出願できないというものでもありません。特許出願にあたっては、新製品の基本機能だけではなく、一歩進んで、追加予定の機能についてもできるだけカバーできるように、権利範囲を検討しておく必要があります。

信末 孝之

信末 孝之

弁理士

信末特許事務所

特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター(ハード)、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。